특허를 받을 수 있는 발명이란?

이영수│특허청 전기전자심사국 컴퓨터 심사담당관실 심사관

이 글에서 ‘발명의 요건’이란 발명이 특허를 받을 수 있는 요건을 의미하여, 발명이 특허를 받기 위한 요건으로는 발명의 성립성, 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성 등 4가지가 있다. 이번 호에서는 각각의 요건에 대해 좀 더 자세히 살펴보도록 한다.
지난 호에서는 지식재산권의 정의 및 종류에 대해 간략히 살펴보고, 특히 산업재산권에 해당되는 특허권, 실용신안권, 상표권 및 디자인권에 대해 구체적으로 살펴보았다. 일반인이 가지고 있는 아이디어나 발명, 디자인들을 법으로 보호받기 위해서는 특허법령에서 정한 소정의 양식을 특허청에 제출하고 이것이 법적인 보호를 받을 수 있는 요건을 만족하는지에 대한 심사를 받아야 한다. 이러한 소정의 절차를 통하여 지식재산권이 부여되는데, 이번 호에서는 지식재산권중에서 특히 특허권을 받기 위한 절차에 대해 살펴보기로 한다.

발명이 특허를 받기 위한 요건은 다음과 같다.

첫째, 발명이 특허법 상의 발명의 대상이 되어야 한다. 예를 들어 책을 빨리 읽기 위한 속독법 같은 것은 발명의 대상이 되지 않는다. 이러한 요건을 ‘발명의 성립성’이라 한다.

둘째, 산업상 이용 가능성이 있는 발명이어야 한다. 산업상 이용 가능성이 전혀 없는 발명은 특허를 받을 수 없다. 이러한 요건을 ‘산업상 이용 가능성’이라 한다.

셋째, 이미 공개된 발명이 아니어야 한다. 즉 발명가가 발명하기 전에 일반 대중이 이미 알고 있던 발명에 특허권을 부여할 수는 없는 것이므로, 어떤 발명이 특허를 받으려면 그 발명은 그 이전에 일반 공중에 알려지지 않은 신규의 것이어야 한다. 이러한 요건을 ‘신규성’이라 한다.

넷째, 기존에 공개된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어야 한다. 즉 기존에 일반 대중에게 알려져 있던 기술 내용으로부터 용이하게 발명할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없고, 특허를 받으려면 그 발명이 기존의 기술보다 진보한 것이어야 한다. 이러한 요건을 ‘진보성’이라 한다.

발명의 성립성

만일 어떤 사람이 기존에 없던 텔레비전을 만들어 냈다면, 발명을 했다고 인정할 수 있다. 그러나 어떤 사람이 여자를 유혹하는 방법을 알아내고 체계화시켰다고 해서 그것을 발명으로 인정할 사람은 많지 않을 것이다. 그렇다면 어떤 것들이 발명의 대상이 되고, 어떤 것들은 발명의 대상이 되지 않는 것일까? 특허법에서는 발명을 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’이라고 정의하고 있다. 이하에서는 발명으로서 성립하지 않는 사례들에 대해 살펴보기로 한다.

1)자연법칙 그 자체

예를 들어 ‘만유인력의 법칙’, ‘에너지 보존 법칙’ 등이 인류에게 많은 공헌을 한 것은 사실이나, 그러한 자연법칙 자체를 발견한 과학자가 자연법칙 자체를 발명으로서 보호받을 수는 없다. 자연법칙 그 자체는 발명이 아니기 때문이다.

그림 1. 부력을 이용한 영구기관의 예

2) 단순한 발견이고 창작이 아닌 것

기존에 존재하던 물질, 자연현상 등을 발견하는 것은 단순한 발견이고 새로운 것을 만들어 낸 것이 아니므로 발명이 아니다. 그러나 용도발명(기존에 존재하던 물질의 새로운 용도에 적용한 발명)의 경우는 발견이 발명으로 인정되는 예외적인 경우라고 할 수 있다. 예를 들어 요소라는 물질에 기존에 알지 못했던 방부효과를 발견한 경우 ‘요소를 이용한 방부제’라는 용도발명이 성립할 수 있다.

3) 자연법칙에 위반되는 것

자연법칙을 위반하는 발명의 예로는 ‘영구기관’을 들 수 있다. 영구기관은 열역학 법칙에 위반되는 것이므로 발명이 아니다. 그림1은 영구기관의 예이다. 발명가가 주장하는 것은 우측의 통에 물을 채워 넣으면 우측의 구들은 부력을 받게 될 것이고 따라서 이 장치는 계속해서 회전하게 될 것이라는 것이다. 이 장치가 발명가의 주장대로 동작하기만 한다면, 이 장치는 당연히 특허를 받을 수 있을 것이다. 하지만 자연법칙을 위반하는 그런 장치가 제대로 동작할 리가 없다.

4) 자연법칙을 이용하지 않은 것

발명이 자연법칙 이외의 법칙 예를 들면, 경제 법칙 등을 이용한 것이나 단순한 영업 방법 자체 등은 발명으로서 성립하지 않는다. 앞에서 예로 든 방법, 여자를 유혹하는 방법은 자연법칙을 이용한 것이 아니므로 발명이 아니다. 그러나 여자를 유혹하는 향수를 개발했다면, 그 향수가 여자를 유혹하는 작용은 생리작용이라는 자연법칙을 이용한 것이므로 발명으로서 성립할 수도 있을 것이다.

그리고 자연법칙을 이용한다는 것은 ‘뉴튼의 법칙’, ‘패러데이의 법칙’과 같은 체계적 연구를 통해서 알 수 있는 자연법칙을 이용하는 것만을 의미하는 것은 아니고, 나무가 물 위에 뜨는 것과 같은 간단한 자연법칙을 이용하는 것도 포함하는 개념이다.

5) 기술적 사상이 아닌 것

기술적 사상이라는 것은 어떤 기술에 대한 구체적 내용으로서 제3자에게 설명을 통해서 전수가 가능한 것이어야 한다. 이러한 점에서 기능은 기술적 사상이 아니므로 발명이 될 수 없다. 기능이라는 것은 개인의 숙련에 의해 얻을 수 있는 것으로, 지식으로서 제3자에게 전달할 수 있는 객관성이 결여되어 있기 때문이다.

그렇다면 앞의 발명의 정의를 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것’이라고 하였는데, 고도한 것라는 표현은 왜 붙은 것일까? 그것은 실용신안법의 고안과 구별을 위한 것이다. 실용신안법에서는 고안을 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작’으로 정의하고 있다. 일반적으로 특허법 상의 발명이 실용실안법 상의 고안보다 기술적 수준이 높으므로, 고도한 것이라는 표현을 덧붙인 것이다.

그러나 어떤 발명이 고도하냐는 판단은 매우 주관적인 것이고 객관적인 기준이 없으므로, 처음에는 실용신안법 상의 고안으로 출원하였다가 나중에 발명으로 특허출원하여 등록받는 경우도 있고, 처음에는 특허출원을 하였다가 나중에 실용신안법 상의 고안으로 출원하는 경우도 있다.

산업상 이용 가능성

특허제도의 목적이 산업발전에 있으므로 발명은 산업상 이용 가능한 것이라야 특허법으로 보호할 가치가 있는 것이다. 다음은 산업상 이용가능성이 없는 경우의 구체적인 예이다.

- 의료업은 산업에서 제외되며, 따라서 진단방법·치료방법 등은 산업상 이용할 수 없는 발명으로 특허 받을 수 없다. 단 의료기기나 의약의 발명은 이것의 생산자체가 산업(기계공업, 제약업)상의 이용이 되므로 특허의 대상이 된다.

- 실험적으로만 이용될 수 있는 발명, 발명개념에 해당되지 않는 발명, 반복생산이 불가능한 발명 등은 산업상 이용가능성이 없다. 예를 들어 지구의 전체 표면에 거대한 돔을 씌워서 눈비를 막고 기후를 조절한다는 따위의 발명은 산업상 이용될 가능성이 전혀 없으므로 특허를 받을 수 없다.

신규성

특허법에서 신규성과 관련된 법 조항은 제29조 제1항이며, 다음과 같이 되어 있다.

제 29조 ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호에 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재 되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을?통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

즉, 국내에서 알려진 발명, 국내외에 반포된 간행물 등에 기재된 발명 등은 이미 일반 대중이 그 발명의 내용을 알고 있는 것으로 간주하여 특허를 허여하지 않겠다는 것이다.

1) 신규성 판단의 시(時)적 기준

발명가가 발명하기 전에 일반 대중이 이미 알고 있던 발명에 특허권을 부여하지 말아야 한다는 것은 누구나 동의할 것이다. 그렇다면, 발명가가 발명하기 전에만 알려진 것이 아니면, 신규성이 있을까?

우리나라 특허법에서는 그 발명을 특허출원한 시점 이전에 공개되면 신규성이 없는 것으로 규정하면서 특허출원 시점을 신규성의 판단시점으로 하고 있다. 발명가들로서는 억울한 일을 당하지 않으려면, 발명 후에 최대한 빨리 특허출원을 하고 특허출원을 할 때까지 발명의 내용을 남들에게 비밀로 유지하여야 한다.

2) 신규성 판단의 지역적 기준

일반대중이 알고 있던 발명이 특허의 대상이 아니라고 한다면, 그 지역적 범위는 우리나라일까? 아니면 전 세계일까? 만일 일반 대중의 범위를 전 세계 사람들로 한다면, 전 세계 어디서라도 알려지면 신규성이 없다는 것이 되고 미국, 일본 등과 같은 선진국에서 알려진 것들도 모두 신규성이 없게 된다. 하지만 이렇게 하면 특허법에서 요구하는 기술수준이 너무 높아 특허 대상이 될 만한 것이 거의 없게 될 수도 있다.

그러나 기술 문헌의 경우, 국내에서 간행된 것만을 기준으로 한다면, 외국의 논문, 과학 기술 잡지 등에 기재된 발명을 국내에 출원하면, 등록을 받을 수 있게 되는 매우 부당한 결론에 도달한다. 따라서 우리나라는 상기 특허법 조항에서와 같이, 문헌상의 기재에 대해서는 국제주의를 택하여 외국의 문헌에 기재된 경우 신규성이 없는 것으로 보고, 문헌에 기재되지 않은 공개 행위(예를 들어 길거리에서 그 발명품의 동작을 시연하는 경우)는 국내주의를 택하여 외국에서만 공개된 경우 그 발명은 국내에서는 아직 신규한 것으로 본다.

최근에는 인터넷 상의 기술 공개도 활발한데, 이러한 인터넷 상의 기술 공개도 문헌 상의 기술 공개와 동일하게 취급하는 경우도 있다. 따라서 상기 특허법 조항에서 신규성 상실된 발명에 ‘대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명’을 포함하여, 일정한 경우 인터넷 상에 공개된 발명도 공개된 발명으로 간주하고 있다.

진보성

1) 특허법 상의 규정

진보성(inventive step)이란 발명이 기존의 발명에 비해 기술 수준이 높은 것을 말하며, 산업상 이용 가능하고 신규성을 갖춘 발명이 다음 단계로서 갖추어야 될 특허요건이다. 만일, 진보성이 없더라도 신규성이 있는 모든 발명에 특허등록을 허락한다면, 기존의 발명과 조금만 달라도 특허를 인정하여야 하고, 그 결과 특허권의 난립으로 인하여 오히려 산업발전의 저해요인이 될 수 있다. 따라서 특허법은 특허등록 요건으로 진보성을 요구한다. 특허법에서 진보성과 관련된 법 조항은 제29조 제2항이다.

제 29조 ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

즉 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이미 공개된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허를 허여하지 않겠다는 것이다. 여기서 진보성을 판단하는 인적 기준이 일반 대중이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자로 한 것에 유의할 필요가 있다. 또한 진보성의 판단 시점도 신규성 판단과 마찬가지 이유로 발명 시점이 아니라 출원 시점이다.

그런데 이 진보성 판단은 사람마다 다를 수 있으므로, 논란의 대상이 되기 쉽다. 예를 들어, 원기둥 모양의 연필만이 생산되고 판매되는 상황에서, A가 팔각 기둥 모양의 연필을 만들었다고 가정해보자. 기존의 원기둥 모양 연필은 쉽게 굴러가므로 책상에서 잘 굴러가서 쉽게 책상 밖으로 떨어지는 문제점이 있는데, 이 팔각 기둥 모양의 연필은 쉽게 굴러 다니지 않는 장점이 있으므로 특허를 받을 수 있을 것이다.

그런데 A가 특허를 받은 것을 보고, B가 육각 기둥 모양의 연필을 특허 출원했다고 가정했을 때, 육각 기둥 모양의 연필에 특허를 주어야 할까? 팔각 기둥 모양의 연필과 육각 기둥 모양의 연필 모두 구르는 것을 방지하기 위한 것이란 점에서 동일하므로 특허를 주지 말아야 한다는 주장도 있겠지만, B는 다음과 같이 주장할 것이다. “팔각 기둥 연필은 경사가 조금만 급해지면 구르지만 육각 기둥 연필은 팔각 기둥 연필에 비해 안정되므로 경사진 곳에서 팔각 기둥보다 안정된 효과가 있다. 따라서 육각 기둥 연필은 진보성이 있다”고 주장할 수 있다.

이러한 B의 주장을 인정하여 B의 육각 기둥 연필에 특허를 허여한 경우, 이번에는 C가 사각 기둥 연필을 출원한 경우 특허를 허여할 것인가? 즉 육각 기둥 연필이 팔각 기둥 연필보다 덜 굴러간다는 이유로 특허를 주었으니, 사각 기둥 연필이 육각 기둥 연필보다 덜 굴러간다는 이유로 특허를 주어야 하는가?

이러한 판단은 사람마다 다를 수 있다. 출원인들은 특허청 심사관의 특허 등록 거절 결정에 불복하는 심판을 청구할 수 있는데, 출원인들이 심사관의 거절 결정(특허 허여를 거절한다는 결정)에 불복하는 대부분의 이유는 바로 이 진보성에 대한 판단 차이 때문이다. 즉 특허를 거절하는 이유는 발명의 성립성 위반, 산업상 이용 가능성 위반, 신규성 위반, 진보성 위반, 출원 서류 기재 불비, 출원인의 자격 요건 미비 등 여러 가지가 있지만, 출원인이 심사관의 거절 결정 이유 중 불복하는 비율이 제일 높은 것이 이 진보성 판단 부분이다. 오늘날과 같이 기술이 발달한 상황에서, 기존에 전혀 존재하지 않았던 발명을 특허출원하는 경우는 매우 드물고, 기존의 공지 발명을 개량하거나 기존의 공지 발명을 결합한 발명이 대부분인데, 어느 정도까지가 진보성이 없는 것이고, 어느 정도부터 진보성이 있는지를 판단하는 것은 매우 어렵다.

특허청 심사관은 출원된 발명이 기존의 공지 발명과 비교하여 진보성이 있는지를 판단할 때, 원칙적으로 목적, 구성, 효과를 대비하여 판단한다. 즉 발명의 목적이 특이하고, 구성의 곤란성이 있고, 현저한 효과가 있으면 진보성이 있는 것이다.

기존의 공지된 연필은 모두 원통형일 때, A가 팔각 기둥 연필을 특허출원하면, 특허청 심사관은 팔각 기둥 연필을 기존의 원통형 연필과 목적, 구성, 효과 면에서 비교하여 진보성을 판단한다. 팔각 기둥 연필은 연필이 쉽게 굴러다니지 못하게 하겠다는 특이한 목적이 있고, 기존의 원통형 구성에서 팔각 기둥 형상을 착안하는 것이 용이하지 않고, 그 구성을 적용한 결과 연필이 쉽게 굴러다니지 못한다는 현저한 효과가 있기 때문이다.

A의 팔각 기둥 연필이 공개된 상황에서, B의 육각 기둥 연필이 진보성이 있는지 여부는 사람들마다 다를 수 있을 것 같다. 진보성을 인정하는 사람들은, 육각 기둥 연필은 팔각 기둥 연필의 구름 방지 효과 향상이라는 특이한 목적이 있고, 육각 기둥 연필은 팔각 기둥 연필로부터 착안해내기가 용이하지 않고, 그 결과 구름 방지 효과가 향상되어 경사진 곳에서도 잘 굴러다니지 않는다는 현저한 효과가 있다고 주장할 것이다.

진보성을 부정하는 사람들은, 육각 기둥 연필은 연필의 구름 방지를 목적으로 하는 점에서 팔각 기둥 연필과 목적이 동일하고, 육각 기둥 연필은 팔각 기둥 연필의 단면적을 팔각형에서 육각형으로 변형한 것에 불과하므로 구성의 곤란성이 없고, 그 효과 측면에서도 통상의 지식을 가진 자가 예상하지 못한 현저한 효과가 없다고 주장할 것이다.

그리고 만일 B의 육각 기둥 연필이 특허가 허여되고 공개된 상황에서 C의 사각 기둥 연필이 출원되었다면, C의 사각 기둥 연필도 특허가 허여되어야 할까? 이 경우에는 특허를 주지 말아야 한다는 의견이 우세할 것 같다. 구름 방지를 위한 다각형 단면을 갖는 연필에서 단면의 다각형의 각 수를 줄여서 구름 방지 효과를 향상시키는 B의 육각 기둥 연필이 공개되어 있었으므로, C의 사각 기둥 연필을 B의 육각 기둥 연필과 비교하면, 단면의 다각형의 각의 수를 줄여서 구름 방지 효과를 향상시키는 목적이 동일하고, 단면을 팔각형에서 육각형으로 줄이는 구성이 공개된 상황에서 단면을 육각형에서 사각형으로 줄이는 구성은 구성의 곤란성이 없으며, 단면의 다각형의 수가 줄수록 구름 방지 효과가 커진다는 것은 B의 육각 기둥 연필로부터 예측할 수 있는 것이기 때문이다.

그 외의 요건

앞에서의 모든 요건을 만족하는 발명의 특허출원이라 하더라도 다른 사람이 먼저 그 발명을 특허출원한 경우, 특허등록을 받을 수 없다. 왜냐하면 동일한 발명에 대해 둘 이상의 특허 출원이 있는 경우, 가장 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있기 때문이다.

그림 2. 동일한 발명에 대해 둘 이상의 특허 출원이 있는 경우, 가장 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다.

또한 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명의 경우에는 그 발명은 특허를 받을 수 없다. 따라서 어떤 사람이 위조화폐 제조장치, 고문 도구 등을 발명하였다 하더라도 그에 대해서는 특허를 받을 수 없다.

제공 : DB포탈사이트 DBguide.net